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中国电子烟企业海外诉讼将成常态,正面迎战才是上策

美国时间3月12日,英国企业ZANOPRIMA LIFESCIENCES, LTD对中国电子烟生产厂家恒信科技发起诉讼,理由是后者侵犯其专利US10913962。ZANOPRIMA LIFESCIENCES官网宣称,其拥有独特的合成尼古丁催化技术,US10913962专利于2021年2月9日在美国获得授权,在中国等国家还在审查过程中,属于一种制备(S)-烟碱的方法。 中国电子烟企业在美国专利诉讼上吃过不少亏,近年开始反制成功 近年来,随着中国电子烟产品畅销全球,中国电子烟企业涉及的海外诉讼也越来越多,其中影响最大的是根据《美国1930年关税法》第337节发起的 “337调查”。美国电子烟品牌JUUL曾于2018年10月、11月和2021年7月共三次发起337调查,分别涉及6家、5家和7家中国电子烟企业。前两次的审查结果中,涉案的中国电子烟企业均没有胜诉案例,要么缺席(不应诉),要么达成和解协议,不但耗费精力财力,也影响了中国电子烟产品在美国的销售。 但有来也有往,中国电子烟企业思摩尔,早在2019年就针对海外电商平台存在的知识产权侵权行为,在美国联邦地区法院提出两起诉讼并胜诉,获得总计超过900万美元的赔偿。其后于去年10月,思摩尔再次在美国发起了337调查,指控美国、加拿大等地共38家企业及个人侵犯其专利及商标权,请求ITC发布排除令和禁止令,一旦调查认为侵权成立,侵权企业在美进行销售的侵权产品就会被禁止。 还有不少积极的案例,如某中国加热不燃烧企业出口烟支结构,受到了日本某公司的指控,通过分析此日本公司的专利布局特点,发现保护范围达到审查从宽的程度,而且该日本公司不生产任何产品,因此中国企业强势反击,对这些专利提出了无效宣告。中国电子烟业务以出口为主,对于收到律师函、诉前禁令等阻击行为显然已司空见惯,利用好国内、目标市场的法律服务资源,很多问题都能很好的解决。 恒信科技此次被诉侵权案件分析 此次诉讼的焦点人工合成尼古丁,是英国ZANOPRIMA LIFESCIENCES公司的主要产品,其核心起诉点是,生产合成尼古丁时需要用一种酶进行生物催化,而恒信科技在中国国内提交的专利申请里也采用了类似方法,因此认为后者可能存在侵犯知识产权行为。【两个至上】为此咨询了具备多年新型烟草研究经验的唐顺良律师,唐律师仔细分析诉状后,认为并不严谨,主要理由有三:

  1. 一般来说方法专利指控产品侵权举证比较困难;
  2. 诉状认为中国申请的专利所用的方法,与其涉案专利一致,从而得出恒信科技市售合成尼古丁侵权,该论述是间接的,不能得出必然结论;
  3. 该公司并不在美国生产销售尼古丁,其专利诉讼的意图不明,可能是为引起风险投资者对其技术关注,从而获得投资。

据了解,英国ZANOPRIMA LIFESCIENCES公司成立于2014年,网上对于此公司的新闻报道几乎没有,无法获知其经营状况。3月15日,美国总统拜登签署了HR2471号法案,明确将合成尼古丁产品纳入烟草制品由FDA进行管辖,4月14日正式生效,失去了“政策红利”的合成尼古丁,其市场能持续多久?司法成本高达百万美元级别的专利相关案件,其周期通常也要1-2年,产品前途未卜之际发起相关知识产权诉讼,动机也耐人寻味。 中国电子烟企业拥有专利规模领先 今天,中国已是全球电子烟行业